Il fenomeno di accaparramento dei nomi a dominio è iniziato quando è arrivata Internet, complice la mancanza di vedute di molti operatori che non hanno acquistato i domini legati al proprio marchio.
Possiamo tranquillamente affermare che oggi per registrare un nome, l'acquisto di un nome a dominio è un passo fondamentale. Ma può capitare che qualcuno possa averlo fatto prima di noi.
Se pensiamo di avere maggiori titoli possiamo chiederne la riassegnazione.
Esattamente come capitato per il caso di Facebook.it, acquistato da John Michael Preston che però a dovuto cederlo al legittimo proprietario ossia la Facebook UK Ltd.
Il Centro Risoluzione Dispute Domini è l'organo che è chiamato a svolgere questa funzione.
Riporto quì sotto la decisione nel suo dettaglio:
Il fenomeno di accaparramento dei nomi a dominio è iniziato quando è arrivata Internet, complice la mancanza di vedute di molti operatori che non hanno acquistato i domini legati al proprio marchio.
Possiamo tranquillamente affermare che oggi per registrare un nome, l'acquisto di un nome a dominio è un passo fondamentale. Ma può capitare che qualcuno possa averlo fatto prima di noi.
Se pensiamo di avere maggiori titoli possiamo chiederne la riassegnazione.
Esattamente come capitato per il caso di Facebook.it, acquistato da John Michael Preston che però a dovuto cederlo al legittimo proprietario ossia la Facebook UK Ltd.
Il Centro Risoluzione Dispute Domini è l'organo che è chiamato a svolgere questa funzione.
Riporto quì sotto la decisione nel suo dettaglio:
Procedura di riassegnazione del nome a dominio
FACEBOOK.IT
Ricorrente: Facebook UK Ltd (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: John Michael Preston
Collegio: avv. prof. Enzo Fogliani (presidente), avv. Laura Turini, prof. Laurent Manderieux
Svolgimento della procedura.
Con ricorso ricevuto per e-mail da CRDD in data 15 aprile 2009 la società Facebook UK Ltd, corrente in 77-79 High Street, Egham, Surrey TW209HY, Regno Unito, in persona del legale rappresentante, sig. Cipora Herman, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio facebook.it, registrato dal sig. John Michael Preston.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio facebook.it era stato creato il 6 marzo 2006 ed era registrato a nome del sig. John Michael Preston;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “CHALLENGED”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.facebook.it si giungeva ad un sito web, contenente link che reindirizzano ad altri siti che svolgono attività in diretta concorrenza con Facebook.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 15 aprile 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D., in quanto il destinatario risultava “trasferito”.
L’inizio della procedura deve considerarsi coincidente con il momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata (28 aprile 2009). Tale data si considera quindi come data di inizio della procedura e di decorrenza del termine di 25 giorni concesso al Resistente per la presentazione delle proprie repliche.
C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, comunicava in data 18 maggio 2009 per e-mail alle parti la suddetta data di inizio della procedura. Scaduto il 23 maggio 2009 il termine per la presentazione delle repliche senza che nulla pervenisse dal Resistente ed avendo il Ricorrente prescelto un collegio di tre esperti, il 26 maggio 2009 C.R.D.D. nominava quali esperti il prof. Laurent Manderieux, l’avv. Laura Turini, e, con funzioni di presidente, l’avv. prof. Enzo Fogliani, i quali accettavano l’incarico rispettivamente il 27 maggio 2009, il 28 maggio 2009 e il 29 maggio 2009.
Allegazioni delle parti.
La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, sostiene che il nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde integralmente al segno distintivo sul quale essa vanta dei diritti di esclusiva, in virtù di un contratto di licenza prodotto agli atti.
La Ricorrente afferma che all’indirizzo facebook.com corrisponde un popolare sito di social network, di proprietà della Facebook, Inc, ad accesso gratuito. Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg, all'epoca studente diciannovenne presso l'università di Harvard. Tramite tale sito, gli utenti hanno la possibilità di creare profili, contenenti foto e liste di interessi personali, di scambiare messaggi privati o pubblici e di far parte di gruppi di amici. Tale sito ha acquisito notevole rilevanza in tutto il mondo, fornendo i propri servizi in 35 lingue a più di 200 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. In Italia gli utenti, almeno occasionali, del predetto sito nel 2008 erano 473.105.
La Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe il Resistente sul nome oggetto della procedura, considerando che esso non corrisponde a una sua ditta, denominazione, ragione sociale, né ha alcun collegamento con il marchio FACEBOOK.
Afferma infine la Ricorrente che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che nel momento in cui lo registrava, non poteva ignorare l’esistenza del relativo marchio, del quale parlavano tutti i mezzi di comunicazione sin dalla data di esplosione del fenomeno (primavera 2004) e, ancor prima, nella precedente fase sperimentale.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della Resistente.
Il Resistente non ha fatto pervenire nulla, né entro i termini previsti né dopo, nonostante con la e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura C.R.D.D. gli avesse trasmesso copia in formato elettronico del ricorso.
Motivi della decisione.
I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità del nome
In base all'art. 3.6, co. 1, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (facebook.it) sia identico al marchio comunitario n. 2483857 originariamente registrato a nome della società Sephora in data 13 giugno 2003 e successivamente ceduto alla Facebook, Inc., che lo ha poi concesso in licenza alla Facebook UK Ltd.
E’ quindi evidente la confondibilità del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 3.6, co. 1, lettera a) del Regolamento.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato
Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la società ricorrente ha fornito idonea prova di avere diritto all’uso della denominazione “FACEBOOK”; prova costituita dalla documentazione attestante il deposito e la registrazione del marchio FACEBOOK con nota di trascrizione della cessione del marchio da Sephora a Facebook Inc e dal contratto di licenza a favore di Facebook UK Ltd (allegati 4 e 5).
Il resistente, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che il Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento);
b) non risulta che il Resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento), visto che è sempre indicato il nome di John Michael Preston;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento), in quanto il sito promuove link diretti a siti su cui è svolta attività affine a quella espletata dalla società ricorrente.
Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 3.6, lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.
c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto, elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al Registro di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.
La Ricorrente inoltre ha affermato e dimostrato documentalmente il proprio diritto all’uso del marchio. Da ricerche effettuate dal presente collegio è altresì emersa la notorietà a livello internazionale del marchio FACEBOOK. Sotto questo profilo, stante la notorietà raggiunta dal predetto marchio, appare inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale. Inoltre, contenendo il sito corrispondente al nome a dominio oggetto della contestazione, link che reindirizzano su siti in diretta concorrenza con facebook, appare inverosimile che il Resistente non fosse a conoscenza della sua esistenza. Tanto più che risulta documentata la registrazione da parte del sig. John Michael Preston di altri nomi a dominio (gracobaby.it, fordpertutto.it, fordforall.it, leapfrog.it) contenenti marchi famosi.
Dunque la registrazione e il mantenimento del nome a dominio oggetto di contestazione rientra in un più ampio disegno accaparratorio, volto a catturare utenti di Internet che digitino nomi di siti corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi nel sito ufficiale dei legittimi titolari del marchio, inducendoli dunque ad errore. E' evidente quindi che il Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Facebook UK Ltd per attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico sarà quindi facilmente indotto a ritenere che il sito internet www.facebook.it sia il sito ufficiale della società Facebook UK Ltd. Per quanto sopra esposto è indubbio l’elevatissimo rischio di confusione per l’utente di Internet tra il nome a dominio contestato da un lato ed il marchio e l’omonima denominazione sociale dall’altro. Il rischio è tanto maggiore laddove si considera la notevole rilevanza del marchio e della denominazione sociale FACEBOOK. In particolare, considerando che Facebook è tradotto in moltissime lingue, tra le quali anche l’italiano, il rischio di confusione è assai elevato soprattutto per l’utente italiano, in quanto sarà più facilmente indotto a digitare l’indirizzo www.facebook.it, piuttosto che www.facebook.com.
Non appare quindi dubitabile che il nome a dominio in contestazione “sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7.d del Regolamento.
Si ritiene quindi dimostrata la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, co. 1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio facebook.it alla società Facebook UK Ltd, corrente in 77-79 High Street, Egham, Surrey TW209HY, Regno Unito.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma - Firenze - Milano, 9 giugno 2009
Avv. prof. Enzo Fogliani (presidente)
Avv. Laura Turini
Prof. Laurent Manderieux
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